La reciente controversia entre la marca Miel Gibson y el Actor Mel Gibson ha puesto sobre la palestra el tema del uso por parte de PYMES de signos distintivos que tienen semejanzas fonéticas con nombres de personajes famosos o marcas conocidas.
Este tipo de controversias son mucho más frecuentes de lo que imaginas.
A continuación te contamos sobre un caso en el que estamos participado como oficina SUPERMAN V/S SUPERPAN
Oposición a un registro de marca
Don Gonzalo Montenegro, es un emprendedor que comercializa pan y deliciosos pasteles en la comuna de Quinta Normal hace más de 28 años.
Con solo 10 años de edad, comenzó repartiendo pan con una polera del popular superhéroe «Superman«, motivo por el cual fue apodado por sus vecinos el «Superpan»
Con el tiempo, y luego de conseguir un préstamo familiar, «Superpan» instaló una amasandería en el patio de su casa.
Además de ser un gran panadero, Gonzalo tiene un fuerte compromiso social.
Dentro de otras iniciativas, normalmente ayuda a sus vecinos regalando en ocasiones parte de su producción a personas que por diferentes motivos no pueden comprar sus productos.
El trabajo duro de Gonzalo, sumado a su compromiso social ha dado frutos alcanzando «Superpan» un amplio reconocimiento dentro de los habitantes de Quinta Normal.
En el mes de noviembre de 2019, y con el ánimo de proteger el signo por el que es conocido hace más de 28 años, don Superpan, presentó una solicitud de registro de marca en INAPI, solicitud que fue objeto de 4 oposiciones por 3 grandes empresas.
¿Cómo registro una marca en Chile?
Cuando Gonzalo nos planteó la idea de registrar su marca, anticipábamos que era posible que algún Pollo se opusiera a la solicitud.
También veíamos factible que una cadena de panaderías pudiera intentar oponerse.
Pero nunca pensamos que el ídolo de infancia de Gonzalo lo hiciera.
Con fecha 21 de enero de 2020, DC Comics presentó una oposición a la solicitud de registro «Superpan»
La oposición de DC plantea una serie de supuestas causales de irregistrabilidad de marca, fundamentadas principalmente en el riesgo que el público consumidor se confunda y considere que está adquiriendo productos fabricados por DC.
¿En serio? ¿quién en su sano juicio se va a confundir entre una amasandería y un personaje de historietas?
Hasta donde tenemos conocimiento, DC Comics ha obtenido fama por entregar al mundo, comics, historietas, entretención, y personajes de primera calidad, pero en ningún caso por sus deliciosas marraquetas o pasteles.
¿Qué marcas se pueden registrar?
Es una práctica normal de grandes marcas, ser extremadamente cuidadosas con sus activos de propiedad industrial.
Para resguardar sus marcas, realizan vigilancias sobre las solicitudes que se presentan en INAPI, y en el caso de que detecten un alcance fonético en algunos casos ejercen su legítimo derecho a oponerse a la solicitud.
Si bien en casos como el comentado,resulta innegable la semejanza fonética, consideramos que la gran diferencia que existe entre los productos comercializados por una amasandería y una empresa dedicada al negocio de entretenimientos, hace posible que ambas marcas convivan en el mercado en forma pacífica sin que exista el riesgo de que los consumidores confundan el origen empresarial de los productos y servicios comercializados por ambas marcas.
Lo anterior, es reconocido por nuestra legislación, jurisprudencia y tratados internacionales, como el «principio de especialidad marcaria»
En esta línea, presentamos una defensa a la oposición de DC Comics.
Actualmente se encuentra suspendido, a la espera que termine el estado de catástrofe para poder entrar en la etapa probatoria.
Como oficina estamos enfocados en realizar nuestro mejor trabajo para que Gonzalo tenga las mejores posibilidades de obtener el registro de su marca.
Si tienes algún problema similar al caso SUPERMAN V/S SUPERPAN, no dudes en contactarnos que estamos para ayudarte,
Saludos Cordiales,
Hans von Marttens, Abogado
hans@armate.cl
+56971359682
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