Caducidad de Marcas

Caducidad de marcas

¿Qué es la caducidad de marcas?

La caducidad de marcas es una acción contemplada en la Ley de Propiedad Industrial (19.039) que permite dejar sin efecto total o parcialmente un registro de marca concurriendo los requisitos legales.

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¿En qué casos se puede pedir la caducidad de una marca?

Se puede pedir la declaración de caducidad de una marca para el caso de que ocurra cualquiera de los siguientes hechos:

Si transcurridos 5 años desde la fecha de concesión de un registro de marca, esta no fue usada real y efectivamente en el territorio nacional.
Si su titular provocó o toleró que la marca se transforme en la designación usual del producto o servicio para el que está registrada. (Por ejemplo en Chile podría ocurrir con el papel higiénico al que usualmente la gente le llama Papel Confort, siendo Confort una marca registrada)

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¿Quién puede pedir la caducidad de una marca?

La ley dispone que la caducidad de una marca la puede pedir cualquier persona que tenga un interés legítimo en que se declare la caducidad de una marca.

Además de lo anterior la ley señala que INAPI no podrá decretar de oficio la caducidad de la marca.

Lo anterior significa, que en ningún caso INAPI podrá declarar la caducidad de la marca por iniciativa propia, y necesariamente se necesitará de algún demandante para que se declare la caducidad.

¿Quién tiene que probar la caducidad?

Depende de qué causal de caducidad se alegue.

Si se alega el no uso de la marca por 5 años, el demandante simplemente deberá señalar estos hechos y será el demandado quien en su estrategia de defensa tendrá que acreditar el uso de la marca.

Si por otro lado se intenta la caducidad por que la marca se convirtió en la designación usual de un producto específico, el demandante será quién tendrá que probar.

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¿Qué formas existen de pedir la caducidad?

Existen dos caminos para pedir la caducidad:

Presentando una demanda en INAPI en contra del titular del registro de la marca que se pretende caducar.
Además se permite pedir la caducidad de la marca en una demanda reconvencional.

¿Qué es una demanda reconvencional de caducidad?

En general una demanda reconvencional, es una contrademanda que puede presentar un demandado como parte de su estrategia de defensa.

Nuestra ley de Propiedad Industrial le permite al demandado en un juicio de oposición o de nulidad basado en un registro de marca previo, presentar en contra del titular de ese registro una demanda de caducidad en forma reconvencional.

¿Contra qué marcas se puede pedir la caducidad?

En este punto hay que ser cuidadosos.

La caducidad se creó con la última modificación de la ley 19.039 (la ley corta INAPI).

Por este motivo se puede pedir exclusivamente a marcas que hayan sido concedidas o registradas al alero de esta última versión de la ley.

De esta forma solo se puede pedir la caducidad respecto de marcas que:

hayan sido solicitadas con posterioridad al 9 de mayo de 2022,
o bien respecto de marcas que hayan sido renovadas con posterioridad a esta fecha.

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¿Qué problemas prácticos podría generar la caducidad?

Consideramos que la caducidad de las marcas podría generar inconvenientes a los emprendimientos que cuentan con marcas registradas.

Sobre todo y considerando que si se presenta una demanda de caducidad fundamentada en el no uso por 5 años, será el demandado quien tendrá la carga de probar el uso real y efectivo en el mercado nacional.

En general el uso real y efectivo de una marca no es una tarea sencilla porque la jurisprudencia marcaria ha considero que no basta con probar cualquier uso, sino que además tiene que ser un uso relevante.

Además de lo anterior para poder defenderse en un juicio ante INAPI es necesario contar con el patrocinio de un abogado.

Podría ocurrir de esta manera que se intentara una demanda infundada para caducar un registro de marca que fue concedido hace más de 5 años y que ha sido real y efectivamente usado, y que este se termine perdiendo porque su titular no logró probar adecuadamente el uso, o bien no contaba con los medios para defenderse adecuadamente con el patrocinio de un Abogado.

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¿Qué puedo hacer para evitar perder mi marca por caducidad?

Para evitar perder la marca por caducidad te sugerimos tomar dos medidas importantes:

Mantener respaldos de usos que se estén realizando de la marca para contar de antemano con medios de prueba.
Siempre acompañar las marcas registradas del signo ® para informarle al público que dicho signo goza de protección como marca comercial.

Estas sencillas medidas podrían marcar una diferencia importante a la hora de enfrentar una demanda de caducidad de marca.

Esperamos que este artículo te haya resultado de utilidad,

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