En el presente artículo revisaremos si es posible la convivencia pacífica de marcas similares a otras registradas.
¿Cómo registro una marca en Chile?
¿Puedo registrar una marca parecida a otra registrada?
Depende, el registro de marcas similares a otras ya a otras registradas será posible:
- En la medida que tu marca se dedique a una actividad completamente distinta a la protegida por la marca registrada; y
- Que no exista riesgo de confusión en el público consumidor con la coexistencia de ambas marcas.
¿Por qué es posible esta convivencia pacífica?
En el registro de marcas, existe el principio de especialidad marcario y en base a este principio las marcas se protegen para territorios específicos (por ejemplo las marcas que registras en www.inapi.cl se protegen para Chile) y además para actividades económicas específicas (por ejemplo. Ármate® está registrada para distinguir servicios jurídicos).
El principio de especialidad marcaria, permite que coexistan marcas dedicadas a cosas totalmente distintas que compartan el mismo signo, por ejemplo, consideramos que no nos afectaría como oficina la existencia de una ferretería que intentara registrar la marca «Ármate» para distinguir comercialización de productos de ferretería.
Puedes hacer el ejercicio por ejemplo, de buscar en INAPI (https://ion.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx) marcas que contengan el signo «Royal» y encontrarás cientos de registros concedidos que incluyen este signo.
¿Cuáles son los riesgos de registrar marcas similares a otras?
Como existe algún riesgo de que terceros se confundan por al existencia de dos marcas similares, es posible que INAPI observe de fondo esta solicitud y en esta oportunidad tendrás que dar las explicaciones de las diferencias entre ambas marcas, o bien que los titulares de las marcas registradas se opongan a tu solicitud de registro.
Oposición a un registro de marca
¿En Ármate® se les ha complicado una marca por la similitud con otra?
Si, nos ha tocado defender en más de una oportunidad a marcas que tienen semejanzas con otras por observaciones de fondo en INAPI, e incluso en otros casos con oposiciones de terceros,a continuación te contamos de algunos casos:
Banquete Real
Hace un tiempo patrocinamos el registro de la marca «Banquete Real®» que estaba siendo solicitada para distinguir servicios de banquetería y catering, y fue objeto de una oposición por parte de una empresa que contaba con una marca registrada para distinguir entre otros productos «arroz».
El cliente nos contrató para que respondiéramos la oposición y en primera instancia obtuvimos una sentencia favorable de INAPI.
Sin embargo, la empresa apeló esta resolución y terminó siendo revisada por el Tribunal de Propiedad Industral (T.D.P.I.)
Afortunadamente a pesar de la innegable semejanza fonética, atendido a la gran diferencia de los productos de la marca registrada con los servicios de catering, el T.D.P.I. concedió la marca a nuestros clientes.
Puedes revisar el fallo del T.D.P.I. está disponible para consulta en http://www.tdpi.cl/detalle/download/?q=245334
A Ascending Consulting
Otro caso en el que participamos fue el relacionado con a marca «A Ascending Consulting®» para distinguir servicios de selección de personal, y sufrió una oposición por parte de una empresa de dedicadas a la instalación de pórticos free flow, y nuevamente en consideración de las grandes diferencias existentes entre ambas marcas obtuvimos una sentencia favorable para nuestro cliente.
Fallo del T.D.P.I. disponible on-line en http://www.tdpi.cl/detalle/download/?q=265951
La otra mirada
En esta ocasión, nos encontramos con una marca que fue objeto de una observación de fondo por parte de INAPI en relación a que esta marca es idéntica a la marca registrada por una fundación.
Por otra parte, la marca que estábamos registrando nosotros correspondía al de un dúo musical de hermanos de la comuna de cabrero.
Por la gran diferencia de servicios nuevamente conseguimos el registro.
Puedes revisar la sentencia en http://www.tdpi.cl/detalle/download/?q=276649
Jenner Healthcare
En este caso nos tocó representar a un cliente cuya marca que había sido observada de fondo.
Esta vez por la semejanza con el nombre de una celebridad del reality «keeping up with the kardashians».
Nuestro cliente en este caso, se dedica a comercializar productos médicos de alta precisión para cirugías, y atendida a la gran diferencia, nuevamente obtuvimos un final feliz para nuestro cliente.
Sentencia disponible en: http://www.tdpi.cl/detalle/download/?q=271406
¿Estás pensando registrar una marca similar a otra?
Como puedes ver, es posible esta convivencia pacífica, sin embargo es muy posible que en el camino se complique en alguna medida tu proceso de registro de marca.
En estos casos como es posible que tu marca se complique en el camino, te recomendamos trabajar de la mano de profesionales estos temas.
Si necesitas registrar una marca parecida a otra no dudes en contactarnos que estamos para ayudarte,
Saludos Cordiales,
Hans von Marttens, Abogado
