La observación de fondo de INAPI es una resolución que dicta el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en el proceso de registro de una marca, en la que normalmente estipula que en opinión de INAPI la marca no es registrable.
Una vez que dictan esta resolución tienes un plazo de 30 días hábiles administrativos para contestar mediante un escrito, indicando los motivos que hacen registrable a tu marca.
En general, INAPI observará de fondo, cada vez que considere que la marca que estás solicitando es irregistrable.
Si quieres conocer todos los motivos de irregistrabilidad en Chile, te recomendamos visitar el siguiente artículo:
¿Qué marcas se pueden registrar?
¿Cómo contesto una observación de fondo INAPI?
La respuesta a la observación de fondo depende principalmente del motivo por el que te están observando, normalmente observan por dos motivos:
- En opinión de INAPI la marca puede producir confusión con otra ya registrada.
- INAPI considera que la marca es descriptiva para los productos o servicios incluidos en la cobertura que estás solicitando.
Revisemos como resolver tus problemas en cualquiera de estos dos casos:
La marca puede producir confusión con otra ya registrada
Cuando te observan por este motivo, normalmente fundan su decisión en el art. 20 letras f) y h) de la ley 19.039, en este caso tu respuesta debería considerar principalmente los motivos de hecho que hacen que el producto o servicio que necesitas proteger con tu marca, es diametralmente distinto al relacionado con la marca registrada previamente.
Cuando se dan estas circunstancias de hecho, podrías presentar un escrito indicándolo a efectos de que INAPI reconsidere su decisión.
Para obtener más información al respecto, te recomendamos visitar el siguiente artículo:
Registro de Marcas similares a otras registradas
La marca es descriptiva respecto de los productos o servicios
Otro motivo bastante recurrente de las observaciones de fondo, es que INAPI considera que la marca que estás solicitando carece de distintividad y descriptiva de los productos o servicios que estás solicitando proteger.
Cuando te observan por este motivo, INAPI lo hace fundamentando en relación a los artículo 19 y 20 letra e) de la ley 19.039.
En este caso la contestación suele ser bastante más difícil porque tienes que llegar a convencer a INAPI que se equivocó en su primera resolución.
La defensa más frecuente e este sentido, es intentar argumentar que la marca NO describe los productos o servicios que pretendes proteger, sino que es evocativa de ellos.
En general, esta defensa no es muy aceptada por INAPI y normalmente terminan rechazando el registro de marca.
Es importante tener en consideración que el Tribunal de Propiedad Industrial o T.D.P.I., ha tenido una posición mucho más abierta a aceptar el registro de marcas evocativas.
Para llegar a esta instancia tendrías que apelar patrocinado por un abogado en un plazo de 15 días hábiles la resolución de INAPI.
Un ejemplo de esta materia, la encontramos en la solicitud nº 1.321.633 , para la marca «SCL CARGO Shipping Cargo & Logistics».
En el caso anterior, el T.D.P.I., terminó aceptando a registro la marca, entre otros motivos por su característica evocativa.
Puedes obtener más información respecto de este fallo en el boletín de Jurisprudencia nº2 Junio 2020 del T.D.P.I., disponible on-line en:
¿Qué requisitos debe tener el escrito de contestación de observaciones de fondo?
El escrito debe contener los argumentos de hecho y derecho que sustentan tu posición, además de requisitos de forma similares al escrito corrigiendo observaciones de forma, con la diferencia que este escrito se dirige al Director Nacional de INAPI.
Para conocer en más detalle los requisitos de forma, te recomendamos leer:
¿Es necesario presentar este escrito mediante abogado?
No es una exigencia legal que un abogado suscriba este tipo de documentos, sin embargo por el contenido altamente técnico detrás de una contestación de este tipo, te recomendamos presentar este tipo de escritos patrocinado por un abogado especialista en materias de propiedad industrial.
Si necesitas asesoría de este tipo, en Ármate contamos con abogados especializados en esta materia dispuestos a colaborarte.
Esperamos que el artículo haya resultado de tu utilidad,
Saludos Cordiales,
Hans von Marttens, Abogado
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