En el presente artículo te contamos del caso de nuestro cliente «STAR WASH» (COMERCIAL AUTOMOTRIZ MUNDO MOTORS LIMITADA), empresa que se está defendiendo de una demanda de oposición presentada por LUCASFILM en el contexto solicitud de registro de marca ante INAPI.
¿Quién es STAR WASH?
«STAR WASH» es una empresa de lavado de autos creada por Matías Jara de Barbieri, quien presta sus servicios en la comuna de La Reina.
Para efectos de proteger su marca, en agosto del año 2022 solicitó el registro de su marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
Durante la tramitación de su marca, y luego de la publicación de su marca en el Diario Oficial, la empresa LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY LTD. LLC presentó una demanda de oposición, la que busca impedir que se otorgue el registro de marca.
La solicitud de registro de marca «STAR WASH» inicialmente fue presentada por una abogada particular, sin embargo, al momento de detectar la existencia de la demanda de oposición, don Matías Jara nos confió la defensa de su solicitud.
Sobre la solicitud de registro de marca «STAR WASH»
La solicitud de registro de marca «STAR WASH» (número de solicitud 1514492) es de naturaleza «mixta», es decir, se compone de una denominación (marca «STAR WASH») y una etiqueta (logotipo).
Respecto a la cobertura pedida es en la clase 37, y en servicios asociados a limpieza y lavado de autos.
Sobre el titular de la demanda de oposición, LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY LTD. LLC
Tal como lo indican en su demanda de oposición, LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY LTD. LLC ( perteneciente al grupo empresarial de The Walt Disney Company), es la titular de diversos registros de marcas asociados a «STAR WARS».
Con sus diversos registros protege una serie de coberturas del clasificador internacional de Niza, de esta forma protege las clases 28 (juegos y juguetes, artículos de gimnasia, etc.), 9 (software, juegos de video, etc.), 35 (servicios de venta en línea, entre otros), 41 ( servicios de entretención, programas de televisión, etc.), 12 (juegos y juguetes, entre otros), clase 25 (vestuario, entre otros), 14 (relojes, accesorios de vestir, etc.), 3 (artículos de perfumería, etc.), 18 (artículos de cuero, equipajes, entre otros), 20 (muebles, entre otros), 24 (tejidos, ropa de cama y mesa, entre otros), y 30 (alimentos en general).
También, posee registros de la marca «STAR WARS ROGUE ONE», para proteger productos de la clase 3 (productos de belleza, entre otros), 16 (artículos de escritorio, papelería en general), 18 (artículos de cuero, mochilas, etc.), 20 (muebles, entre otros), 21 (utensilios y recipientes para uso doméstico), 24 (tejidos, toallas, entre otros), 25 (vestuario y calzado), 28 (juguetes) y 32 (bebidas sin alcohol).
Es decir, LUCASFILM es el único titular para ofrecer las marcas «STAR WARS» y «STAR WARS ROGUE ONE» en los productos y servicios indicados.
Por ejemplo, ninguna otra persona o empresa podría vender un juguete o un reloj con la marca «STAR WARS».
Argumentos de LUCASFILM para justificar su demanda
Como vimos, LUCASFILM es titular de la marca «STAR WARS» para proteger los productos y servicios donde cuentan con registro, sin embargo, presentaron una demanda de oposición en contra de la solicitud de registro de marca «STAR WASH», argumentando, principalmente, que el público consumidor podría pensar que el servicio de lavado de autos «STAR WASH» proviene de LUCASFILM.
Diferencias entre «STAR WARS» y «STAR WASH»
En primer lugar, se debe tener presente que LUCASFILM es titular del registro de su marca en aquellas clases donde la tiene registrada. Por lo tanto, es claro que solo ellos pueden comercializar ese tipo de productos y servicios bajo la marca «STAR WARS», a modo de ejemplo, solo LUCASFILM podría vender juguetes, poleras o una toalla bajo la marca STAR WARS.
De esa manera, LUCASFILM no cuenta con protección para otro tipo de productos o servicios, por ejemplo, cualquier persona o empresa podría vender un medicamento con la marca «STAR WARS» o establecer un centro médico que se denomine de esa manera. Y eso puede suceder porque LUCASFILM únicamente tiene protección para esa marca en los productos y servicios que tiene registrado.
Por otro lado, bajo la marca «STAR WASH» se está solicitando el registro en la clase 37 para proteger servicios de limpieza y lavado de autos. Es decir, nuestro cliente Matias Jara, no intenta competir con LUCASFILM en productos o servicios donde tiene protección («STAR WASH» no pretende vender juguetes, películas o libros).
Respecto al significado de cada marca tambien encontramos diferencias sustanciales, por un lado, la marca «STAR WARS» se traduce como «GUERRA DE LAS GALAXIAS», en cambio, la marca que se intenta registrar «STAR WASH», se traduce como «LAVADO ESTRELLA».
Junto a lo anterior, compartimos la creencia de nuestro cliente en el sentido de que el público consumidor es lo suficientemente inteligente e informado para distinguir entre la marca «STAR WASH» y «STAR WARS».
¿Qué pasará con la solicitud de registro de marca de «STAR WASH»?
Actualmente, 01 de diciembre de 2023, la solicitud de registro de marca «STAR WASH» se encuentra en la etapa de recepción de pruebas.
En esta instancia acreditaremos que bajo la marca «STAR WASH» estamos solicitando el registro de una marca distinta a «STAR WARS». Esto se debe a que, tanto en su traducción como fonéticamente, son distintas. Además, es importante señalar que los productos y servicios ofrecidos son completamente diferentes. De esa manera, acreditaremos a INAPI que los servicios de una empresa de lavado de autos no guardan relacion alguna con los de una franquicia de películas.
Todo lo anterior permite que el público consumidor pueda distinguir sin riesgo de confusión el origen empresarial de los productos y servicios de ambas marcas, de forma que instaremos por acreditarlo frente a las autoridades respectivas.
Ármate Abogados
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